Come ben sappiamo, per essere brevettabili, le innovazioni devono presentare un “carattere tecnico” o per essere più precisi, un “insegnamento tecnico”, cioè un’istruzione indirizzata a risolvere un particolare problema di natura tecnica. Ma quando ci si confronta con il panorama delle tecnologie attuali, tracciare la linea di confine, tra ciò che è brevettabile e non, risulta normativamente complesso; come, ad esempio, nel caso del software generalmente ritenuto non brevettabile perché considerato come prodotto della programmazione, quest’ultima assimilata di fatto ad un’attività intellettuale. Ed alla luce di queste difficoltà che l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha introdotto il concetto di “Computer-Implemented Inventions”, ovvero di invenzioni la cui implementazione implica l’utilizzo di un computer o altro mezzo programmabile. Negli anni, la giurisprudenza dell’Ufficio Brevetti Europeo ha fornito diverse linee guida sulla brevettabilità dei software (T208/84; T1173/97; T914/02), i quali ad oggi sono considerati brevettabili a condizione che offrano una nuova soluzione inventiva ad un problema tecnico, utilizzante specifici mezzi tecnici ed offrendo, in tal modo, un contributo sostanziale rispetto allo stato dell’arte.

Lo scenario descritto sembra, a tutti gli effetti, la futura frontiera dello sviluppo industriale; il mondo delle imprese è oramai orientato a concentrare i propri sforzi di investimento e ricerca negli ambiti sopracitati, tendenza testimoniata già dall’alto numero di brevetti depositati. Molti di questi rientreranno probabilmente tra i cosiddetti “SEPs” ossia Standard Essential Patents; parliamo cioè di brevetti ritenuti indispensabili in specifici ambiti produttivi, dove lo sfruttamento di determinate tecnologie è prerequisito essenziale per l’implementazione di specifici dispositivi (es: smartphone, tablet etc…), in virtù di determinati motivi di interoperatività. Gli Standard Essential Patent possono essere determinati in base al settore merceologico di riferimento (de facto standard) oppure essere sviluppati da appositi organismi di normalizzazione (de jure standard). Ad ogni modo, al fine di evitare situazioni di monopolio da parte dei titolari di un SEPs e la creazione di barriere di accesso ai mercati, suddetti brevetti verranno ottenuti dietro pagamento di royalties, ovvero dovranno essere oggetto di licenze a condizioni eque, rispettando così il regime dei “FRAND” (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory). Qualora il titolare del brevetto attivi rimedi di tipo inibitorio, non concedendolo in licenza, incorre in una condizione di violazione degli impegni assunti in sede di standardizzazione ed il suo comportamento andrà a configurare un inadempimento verso un obbligo assunto nei confronti delle organizzazioni di normalizzazione ovvero degli altri partecipanti; in questa prospettiva, la clausola FRAND diventa, pertanto, il requisito essenziale affinché gli accordi di standardizzazione tecnologica siano aperti a tutti gli operatori del mercato e, da un punto di vista della proprietà intellettuale, viene intesa come una “rinuncia al diritto” di impedire che altri si servano dell’invenzione brevettata, a condizione che il titolare stesso ottenga un ritorno economico adeguato.

Da quanto appena esposto possiamo ben comprendere come l’ambito della standardizzazione tecnologica presenta rilevanti intrecci tra la disciplina della proprietà intellettuale e la possibile rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa antitrust. Il titolare di un brevetto essenziale, infatti, detiene gli strumenti per escludere potenziali concorrenti dal mercato, ridurre l’offerta, imporre licenze gravose, determinando esosi aumenti di prezzi sui consumatori finali; tuttavia egli è anche titolare di un diritto di uso esclusivo con la conseguente possibilità di ricorrere alla tutela inibitoria in caso di violazione. Il dibattito che ne è scaturito su questo tema riguarda, soprattutto, le condizioni alle quali il ricorso al rimedio inibitorio possa costituire un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Con la sentenza Huawei del 16 luglio 2015 (causa C-170/13), la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il titolare di un SEPs che si sia impegnato a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND, prima di esperie un’azione inibitoria nei confronti di un presunto contraffattore ed al fine di evitare un abuso di posizione dominante, è tenuto ad avvertire il presunto contraffattore della violazione addebitata e, dopo che quest’ultimo abbia confermato la volontà di stipulare una licenza a condizioni FRAND, a formulare una proposta di licenza alle suddette condizioni; l’utilizzatore, da canto suo, deve dare seguito a tale proposta con diligenza e buone fede, ovvero fornire una controfferta dettagliata senza utilizzare tattiche dilatorie.

Di orientamento decisamente più favorevole al titolare del SEPs, si è mostrata la Corte suprema tedesca (BGH) nella decisione Orange Book Standard (6 maggio 2009); in quest’occasione, si è stabilito che l’abuso di posizione dominante sussiste solo nel caso in cui l’utilizzatore effettui un’offerta incondizionata al titolare del SEP per la conclusione del contratto di licenza e, contestualmente, vada ad adempiere anticipatamente alle proprie obbligazioni derivanti da suddetto futuro accordo. A seguito della pronuncia Orange Book, la giurisprudenza tedesca ha affermato che, affinché la proposta del licenziatario sia “incondizionata e irrevocabile” quest’ultimo deve rinunciare a contestare la validità, il carattere essenziale o la contraffazione del brevetto (Causa GPRS-Zwangslizenz, 7 O 122/11, 9 dicembre 2011).

Il 29 novembre 2017, la Commissione Europea ha emanato una serie di misure volte a migliorare la tutela della proprietà intellettuale dei SEPs, cercando di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi dei titolari dei brevetti e gli utilizzatori degli stessi; in particolare, la Commissione, attraverso specifica comunicazione (COM 2017/712 FINAL – Setting out the EU approach to Standard Essential Patents),  fornisce orientamenti e raccomandazioni per un sistema trasparente ed equilibrato che permetta agli utilizzatori deiSEPs un accesso alle tecnologie basato su precise regole inerenti le licenze e, contestualmente, ai titolari degli stessi brevetti essenziali il diritto ad essere remunerati per gli investimenti fatti in R&S e per le attività di normalizzazione. Nello specifico, al fine di mitigare tali interessi divergenti, la comunicazione definisce alcuni principi di valutazione dei SEPs che legano i termini di licenza e la valutazione FRAND ad una chiara analisi del valore economico della tecnologia brevettata, indipendentemente dal successo di mercato del prodotto.

Si ringrazia lo Studio legale De Tullio&Partners.

Fabiano DE LEONARDIS

Intellectual Property Unit